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知识产权海关保护:定牌加工企业的危险..

来源: 2021-09-13 阅读文本仅需3分钟
案例一
  2000年3月至5月间,浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂受西班牙CIDESPORT公司委托加工制作NIKE男滑雪夹克,由委托人提供制作衣服的原料及标有NIKE标识的衣物包装胶袋等。浙江省畜产进出口公司负责原料的进口和服装成衣的报关出口,浙江省嘉兴市银兴制衣厂负责服装的加工制作。制衣厂加工制作的滑雪夹克服装上缝制的商品标识、悬挂的吊牌和外包装物上均标注有NIKE商标标识。服装加工制作完成后,浙江省畜产进出口公司负责报关出口,拟经香港转口出口到西班牙,以交付给委托人CIDESPORT公司。2000年8月24日,深圳海关根据权利人的申请,扣留了浙江省畜产进出口公司报关出口的NIKE商标男滑雪夹克。此案后诉至法院。深圳市中级人民法院经审理认为,原告(美国公司)在中国注册的NIKE商标受我国商标法保护。因商标权具有地域性,尽管西班牙CIDESPORT公司在西班牙国内对NIKE商标拥有合法的专有权,但其在中国不享有对NIKE商标的专有权。在本案中,被告西班牙CIDESPORT公司未经原告许可,以商业目的在中国境内委托被告浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂制造并出口标识为NIKE商标的滑雪夹克,三被告共同侵害了原告的NIKE注册商标专用权。判决三被告立即停止侵权,被告西班牙CIDESPORT公司赔偿原告损失20万元,被告浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣各自赔偿原告损失4万元和6万元,被告西班牙CIDESPORT公司对其他两被告的赔偿责任承担连带责任。本案宣判后,被告不服,向广东省高级人民法院提出上诉,二审人民法院经审理后,作出驳回上诉、维持原判的终审判决。
案例二
  2002年6月,某进出口公司以一般贸易方式向海关申报出口一批针织男式运动套装20403套,运抵国为西班牙。海关经查验发现货物使用“NIKE”商标,涉嫌侵犯美国耐克国际有限公司在海关总署备案的商标权,遂依法扣留该批货物,立案调查。
  经查:在西班牙,爱尔兰MUSWELLBROOK,LTD公司是“NIKE”商标的合法所有人,西班牙KUIPERS DISAWAY,S.L.公司则是其合法被许可人。我国某服饰有限公司根据与西班牙KUIPERS DISAWAY,S.L.公司之间的定牌加工协议生产了该批货物,由某进出口公司向海关申报出口。在中国,美国耐克国际有限公司是“NIKE”商标的合法所有人。根据西班牙最高法院的判决,美国耐克国际有限公司在西班牙被禁止生产、批发或者销售标注NIKE文字的产品,禁止以NIKE名称供应或提供服务、销售或储存这些产品。
  海关根据美国耐克国际有限公司的申请依法扣留该批货物后,某进出口公司提出了书面异议,认为该批货物不构成侵权:(1)在西班牙,MUSWELLBROOK公司是“NIKE”商标的合法注册人和使用人,美国耐克国际有限公司对“NIKE”商标权不享有任何权利;(2)构成商标侵权的特定要件是他人使用注册商标的行为可能导致消费者对产品来源的误认,而本案涉及的货物目的地是西班牙,消费者也是在西班牙,不存在误导消费者的可能,因此不构成侵权;(3)由于美国耐克国际有限公司在西班牙不享有“NIKE”商标的权益,因此无论是当前环节还是产品出口后,均不会对美国耐克国际有限公司带来任何利益上的损害。
  美国耐克国际有限公司则主张:(1)美国耐克国际有限公司是“NIKE”商标在中国境内唯一合法的权利拥有人,任何人未经其同意在中国境内制造、销售、使用“NIKE”商标的行为均属侵权;(2)“授权”的前提是必须“有权”,而由于MUSWELLBROOK公司、KUIPERS DISAWAY公司在中国均没有取得或享有“NIKE”商标的使用权,其“授权”行为不影响某进出口公司的侵权责任的构成。
  海关最终于2003年6月作出处罚决定,认定当事人某进出口公司的行为构成侵权行为,没收在扣侵权货物20403套针织男式运动套装,并罚款47340元人民币。
  两个案件有许多相似性:都是海关行政处罚案件,权利人和最终的受益人都是耐克公司,当时在国内国际上都引起了强烈反响,许多媒体都对此进行了讨论,有的对海关的做法表示认同,有的则持不同意见,其中不乏激烈的言辞。
  当时这类案件的处理曾有两种观点:一是不予处罚说。基本观点是:在我国逐渐成为“世界工厂”的经济背景下,我国生产企业大量为外商从事定牌加工业务,不但企业取得了较好的经济收入,还为国家带来了税收,同时又解决了大批的工人就业问题,这种经济模式应当鼓励和支持。而如果把本案的情况认定为侵权,那么显然不利于这种经济模式的健康发展,而且也与当前中国经济的发展趋势背道而驰。此外,根据传统的民法侵权理论,侵权行为有四大构成要件:违法行为、损害事实、主观过错、违法行为与损害事实之间有因果联系,而本案货物根据西班牙权利人的合法授权生产,并返销到美国耐克国际有限公司不享有任何权利的西班牙市场,谈不上对美国耐克国际有限公司权利的损害,没有损害事实。另外,造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提,定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,因此不应当认定构成侵权。
  另一种是坚持处罚说。观点是:根据《商标法》第五十二条规定,“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;……”从法条本身的表述来看,对于该类行为,法律并不强调(也并未授权执法者去考虑)行为的结果、行为人的主观过错,其对违法性的认定类似于刑法理论上的“行为犯”,即只要实施了该行为,法律就推定构成对他人商标权的侵犯,应当承担相应法律责任,而《商标法》也并未将定牌加工作为法定的免责事项。法律作为上层建筑尽管要体现经济发展规律,要为生产力的发展服务,但是在法律有明文规定的情况下,过多地推敲经济、生产力的因素显然超出了执法者的权限范围,因为执法者的使命是执行法律而非评价法律,并且法律的价值在于它被遵守和执行,在它被修改之前就应当得到适用。
  两种意见都有自己的道理,尤其是第一种意见从感情上更能让很多人接受:毕竟中国是一个定牌加工大国,堵死了这条路,很多人就将失去饭碗。需要注意的是:《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)并不要求成员方在出口环节必须采取边境措施。TRIPS第五十一条规定,各成员应按下述规定制定有关程序,使权利持有人在有正当理由怀疑假冒商标或盗版货物有可能被进口时,能够向行政或司法主管当局提出书面申请,要求海关当局暂停放行这些货物进入自由流通。只要符合本节的要求,各成员可允许针对涉及其他知识产权侵权行为的货物提出这种申请。这种规定的理论基础是,如果进口产品与进口国知识产权人的权利相冲突,那么这种产品在进口国必然是侵权产品。但反之则未必。因此,TRIPS第五十一条末尾要求,关于海关当局暂停放行从其境内出口的侵权货物问题,各成员可调定相应程序。
  从这个条款看中国的知识产权海关保护,我国的规定的确走在了世界的前列:不仅对进口货物予以监控,出口货物同样进行严格的知识产权监管。这样的规定有当时的大背景要求,有国际社会的压力因素,当然也有我们自己的考虑。改革开放以来,中国的经济有了长足的发展。但真正做到经济的可持续发展,不仅需要国内蓬勃的动力,还需要国际上对中国的温和环境,这样才能做到发展有后劲,做到良性循环。
律师建议:
  现在关于这类案件处理问题的争论已经告一段落。无论是司法机关还是海关及各有关行政部门,都坚持此类情况属侵权货物,应予处罚。建议国内的诸多加工企业在这个问题上首先要做的,是不侵权,把好入口关;一旦侵权,要争取与权利人的和解,避免海关行政上的处理;如果海关行政处罚不可避免,提供从轻处罚的证据,从经济上力争少些损失;一般不要为这种处罚的定性问题提起行政诉讼。
  关于把好入口关,加工企业应特别注意的是:
  1、国外在下这类侵权产品的订单时为减少各国知识产权监管风险,一般会将一个大订单化整为零,分散成若干小订单,下发给不同国家的企业或一个国家的不同企业。我国的加工企业在接受一些来源可疑的小订单时需分外留意。
  2、一旦接受国外订单,企业在核算成本和利润之前,首先需审查加工产品是否有知识产权尤其是商标权和专利权方面的瑕疵,如商标是否已在中国注册、是否还在有效期、注册人与委托方是否属同一人,如不是同一人是否有注册人的合法授权、商标是否与其他受保护商标构成相似和易混淆、商标是否已在海关总署备案等等,一旦存在问题,坚决要舍弃,避免遭受巨额的经济损失。
  3、如果企业无能力进行上述详细考察,又不愿意花钱请律师帮助,建议在订立外贸合同时增加一条知识产权合法性保证条款,以保护自己在遇到纠纷时免除或减轻责任,并可据此向委托方索赔或者拒绝委托方的违约金请